反向假冒是商標(biāo)侵權(quán)的表現(xiàn)形式之一，根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，反向假冒是指未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將該更換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的行為。近一段時(shí)期，涉嫌構(gòu)成反向假冒行為的案件在許多地方時(shí)有發(fā)生，由于商標(biāo)法規(guī)定較為籠統(tǒng)，許多新問(wèn)題新現(xiàn)象亟待探討。
一、將他人商品外包裝使用為自己商品內(nèi)包裝行為是否屬于反向假冒
新近發(fā)生的一起商標(biāo)案件，其基本案情是這樣的：某膨化食品生產(chǎn)企業(yè)甲在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)，另一家膨化食品生產(chǎn)企業(yè)乙生產(chǎn)的膨化食品的包裝從外面看起來(lái)與甲的包裝不管是顏色還是商標(biāo)差別都較大，但輕輕松松地剝開(kāi)其外包裝，就會(huì)發(fā)現(xiàn)其還有一層內(nèi)包裝，令人不可思議的是，該內(nèi)包裝與甲企業(yè)產(chǎn)品的外包裝包括商標(biāo)在內(nèi)幾乎一模一樣，包裝內(nèi)的產(chǎn)品是乙企業(yè)自己生產(chǎn)的。消費(fèi)者買到商品后大惑不解，紛紛致函甲企業(yè)，甲企業(yè)遂向有關(guān)機(jī)構(gòu)反映，認(rèn)為乙企業(yè)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，自己的商標(biāo)權(quán)益受到了侵害。
乍看上去，該案似乎屬于商標(biāo)法所述的反向假冒行為。按照商標(biāo)法的規(guī)定，反向假冒行為的構(gòu)成要件包括三個(gè)方面：其一是主觀上侵權(quán)人未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的同意；其二是侵權(quán)人有更換注冊(cè)商標(biāo)的行為，包括去除他人注冊(cè)商標(biāo)換為自己的商標(biāo)，或者用自己的商標(biāo)覆蓋他人的注冊(cè)商標(biāo)；其三是有將該更換商標(biāo)的商品重新投入市場(chǎng)的行為，也就是說(shuō)該商品來(lái)源于商標(biāo)注冊(cè)人，如果該商品來(lái)源于他人(包括行為人或第三人)，或者如果該商品未重新投入市場(chǎng)而是終端消費(fèi)或饋贈(zèng)則不為該要件。顯然，乙企業(yè)的行為符合反向假冒的第一、第二個(gè)要件，而不符合第三個(gè)要件，故乙企業(yè)不構(gòu)成反向假冒商標(biāo)侵權(quán)行為。
那么，乙企業(yè)的行為是否構(gòu)成一般商標(biāo)侵權(quán)行為呢?我們知道，商標(biāo)侵權(quán)一般是指未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種或者類似商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者類似商標(biāo)的行為，構(gòu)成要件主要包括：一是有未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人許可的故意；二是有在相同或類似商品上使用的行為；三是使用的商標(biāo)相同或近似。從案件事實(shí)看，乙企業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)包裝(商標(biāo))不僅確實(shí)與甲企業(yè)的外包裝(商標(biāo))相同，而且產(chǎn)品相同，并且乙企業(yè)內(nèi)包裝的使用未經(jīng)甲企業(yè)的許可，乙企業(yè)銷售的商品在一部分消費(fèi)者中至少造成了誤解。那么，判定乙企業(yè)是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為關(guān)鍵就在于其將甲企業(yè)的產(chǎn)品外包裝(商標(biāo))使用為內(nèi)包裝(商標(biāo))是不是一種商標(biāo)使用行為。一般來(lái)說(shuō)，商標(biāo)使用于商品或服務(wù)包括將商標(biāo)直接使用于商品，商標(biāo)使用于商品的包裝、容器或服務(wù)的附著物上等等，其中，絕大部分商標(biāo)使用于商品的包裝或容器，但至于商標(biāo)標(biāo)識(shí)與商品距離多大算作商標(biāo)使用于商品，何種程度和狀態(tài)的商標(biāo)的可視性如商標(biāo)標(biāo)識(shí)的大小、商標(biāo)標(biāo)識(shí)所處位置，才會(huì)容易引起消費(fèi)者的混淆或誤認(rèn)，法律均沒(méi)有明確的規(guī)定。因此，在認(rèn)定商標(biāo)使用行為上存在較大的裁量空間，但其判斷標(biāo)準(zhǔn)并非任意的，判斷一個(gè)商標(biāo)是否商標(biāo)使用行為，不外乎三個(gè)方面，一是該商標(biāo)與商品的關(guān)聯(lián)性如何，也就是說(shuō)商標(biāo)與商品會(huì)不會(huì)讓人產(chǎn)生某種內(nèi)在聯(lián)系或聯(lián)想；二是使用人的行為是不是明顯的故意，如有意識(shí)讓消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)或誤解；三是使用該商標(biāo)的行為是不是合法合理的必要行為，如汽車整車的商標(biāo)注冊(cè)人在經(jīng)過(guò)汽車零部件商標(biāo)注冊(cè)人同意后可以使用帶有其注冊(cè)商標(biāo)的商品。
筆者認(rèn)為，乙企業(yè)將甲企業(yè)的產(chǎn)品外包裝(商標(biāo))使用為內(nèi)包裝(商標(biāo))是一種商標(biāo)使用行為，而且構(gòu)成侵權(quán)。其一，該內(nèi)包裝(商標(biāo))確屬使用于商品，而且與商品的距離比外包裝距離商品更近，與商品的關(guān)聯(lián)性更強(qiáng)；其二，該外包裝(商標(biāo))極其容易剝落，表明乙企業(yè)具有明顯的主觀故意；其三，乙企業(yè)使用該內(nèi)包裝(商標(biāo))不屬必要行為，也不是合法行為，因?yàn)榕蚧称凡⒉恍枰p重包裝，即使乙企業(yè)的商品確實(shí)需要雙重包裝，也應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)甲企業(yè)的許可后才能使用與甲企業(yè)外包裝相同的內(nèi)包裝。
關(guān)于此案例的定性，或許還有觀點(diǎn)認(rèn)為可以認(rèn)定乙企業(yè)的行為屬于商標(biāo)法所述的構(gòu)成“造成其他損害”的商標(biāo)侵權(quán)行為。這一觀點(diǎn)似乎不妥，原因是，商標(biāo)侵權(quán)現(xiàn)象愈來(lái)愈復(fù)雜，透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，針對(duì)新問(wèn)題新現(xiàn)象，首先應(yīng)當(dāng)將案件深入剖析，從其個(gè)性特征中尋找共性規(guī)律。另外，“造成其他損害”為兜底條款，應(yīng)當(dāng)慎重使用，否則既可能導(dǎo)致打擊侵權(quán)行為不力，也可能因?yàn)槎ㄐ圆粶?zhǔn)而致行政敗訴。
二、對(duì)反向假冒行為構(gòu)成要件的理解
(一)行為主體既可能是生產(chǎn)商也可能是銷售商。一些人從字面上理解認(rèn)為行為主體只限于經(jīng)銷商，這種觀點(diǎn)是不全面的，因?yàn)樯a(chǎn)商將更換商標(biāo)后的商品銷售給銷售商或直接銷售給消費(fèi)者，同樣是投入市場(chǎng)的行為。(--)主觀上，行為人事先未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意或事后取得商標(biāo)注冊(cè)人同意同樣構(gòu)成反向假冒行為。另外，一些觀點(diǎn)認(rèn)為，行為人如果是該注冊(cè)商標(biāo)的被許可使用人，則可以視為已經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，這種觀點(diǎn)是不正確的，因?yàn)樵S可使用僅限于使用該注冊(cè)商標(biāo)或不使用該注冊(cè)商標(biāo)，而被許可人無(wú)權(quán)更換該注冊(cè)商標(biāo)。(三)對(duì)“更換”行為的理解，不應(yīng)該局限于字面意義，應(yīng)該做擴(kuò)展理解?！案鼡Q”的表現(xiàn)形式應(yīng)該有以下幾種：①行為人撤換掉原注冊(cè)商標(biāo)換上自己的商標(biāo)；②行為人用自己的商標(biāo)覆蓋原注冊(cè)商標(biāo)；③行為人撤換掉原注冊(cè)商標(biāo)換上第三人的商標(biāo)(已經(jīng)第三人同意)；④行為人用第三人的商標(biāo)覆蓋原注冊(cè)商標(biāo)(已經(jīng)第三人同意)；⑤行為人僅僅撤換掉原注冊(cè)商標(biāo)但并不加貼任何商標(biāo)；⑥行為人既不撤換也不覆蓋原注冊(cè)商標(biāo)，而是將帶有原注冊(cè)商標(biāo)的商品重新進(jìn)行包裝或分裝并加貼自己的商標(biāo)，如把大包裝糖果換成小包裝糖果等。(四)對(duì)“投入市場(chǎng)行為”的理解。市場(chǎng)是指一切商品經(jīng)濟(jì)行為發(fā)生、變更、發(fā)展和消滅的空間領(lǐng)域。因此，將商品投入市場(chǎng)的行為應(yīng)不僅僅局限于商品銷售領(lǐng)域，還應(yīng)當(dāng)指行為人不以直接消費(fèi)為目的而是以謀取某種利益為目的將該商品的注冊(cè)商標(biāo)更換后進(jìn)行的一系列商業(yè)行為，包括即將發(fā)生的商業(yè)行為。
三、反向假冒行為的侵權(quán)后果和法律適用
首先，反向假冒行為侵害了注冊(cè)商標(biāo)所有人的商標(biāo)權(quán)益。自反向假冒概念出現(xiàn)以來(lái)，一直有觀點(diǎn)認(rèn)為反向假冒行為侵害的對(duì)象是商品而不是商標(biāo)，此觀點(diǎn)不妥。原因之一是反向假冒行為淡化了原注冊(cè)商標(biāo)，原因之二是反向假冒行為割裂了商品與商標(biāo)的關(guān)系，特別是更換后的商標(biāo)破壞了商品與原注冊(cè)商標(biāo)的關(guān)系。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織認(rèn)為，未經(jīng)許可使用他人的注冊(cè)商標(biāo)和未經(jīng)許可而中斷他人合法使用自己的注冊(cè)商標(biāo)，同樣屬于侵權(quán)行為。綜上，反向假冒行為侵害的對(duì)象是他人的商標(biāo)專用權(quán)而不是商品。其次，反向假冒行為在一定程度上損害了消費(fèi)者的知情權(quán)，如產(chǎn)品系低價(jià)買進(jìn)、高價(jià)賣出，則還影響到消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益。再次，反向假冒行為損害了公平競(jìng)爭(zhēng)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。但上述三個(gè)方面中，侵害商標(biāo)注冊(cè)人的商標(biāo)權(quán)益是有明確法律依據(jù)的，因此完全可以用商標(biāo)法進(jìn)行規(guī)制。
四、反向假冒行為的認(rèn)定和處理需注意的問(wèn)題
(一)如果該更換行為發(fā)生前已經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，則不屬于反向假冒行為；如果行為人在行為發(fā)生后獲得商標(biāo)注冊(cè)人的同意，雖然構(gòu)成反向假冒行為，但按照知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以協(xié)商解決的原則，該侵權(quán)責(zé)任可以免除或通過(guò)民事協(xié)商途徑解決。(二)法律適用問(wèn)題。由于修改后的商標(biāo)法已經(jīng)就反向假冒行為作出明確規(guī)定，因此一般應(yīng)當(dāng)適用商標(biāo)法定性處理，如果確因情況復(fù)雜適用商標(biāo)法有難度，也可以尋求適用其他法律定性處理。(三)關(guān)于商品的來(lái)源問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，商品應(yīng)該為原商標(biāo)注冊(cè)人自己生產(chǎn)的商品；但如果該商品為原商標(biāo)注冊(cè)人從別處購(gòu)得同樣視為原商標(biāo)注冊(cè)人自己生產(chǎn)的商品。(四)關(guān)于商品屬性改變問(wèn)題。有觀點(diǎn)認(rèn)為按照對(duì)商品屬性改變與否，反向假冒行為可以分為整體反向假冒行為和部分反向假冒行為，但掌握起來(lái)有一定困難。在執(zhí)法過(guò)程中，對(duì)商品屬性的改變程度的認(rèn)識(shí)務(wù)求慎重，如果該商品在物理性質(zhì)上改變較大(如中藥店配制中草藥)或已經(jīng)發(fā)生化學(xué)改變(如白酒配兌為雞尾酒)，則不宜判定為反向假冒。(五)如果更換的商標(biāo)仍為原注冊(cè)人的商標(biāo)但與原先使用的商標(biāo)不同，或者未經(jīng)許可更換為第三人的注冊(cè)商標(biāo)，則構(gòu)成一般商標(biāo)侵權(quán)行為與反向假冒行為的責(zé)任競(jìng)合，可以視其具體情形定性處理：如果行為人更換的商標(biāo)比原注冊(cè)商標(biāo)的價(jià)值更大、知名度更高，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一般侵權(quán)行為，反之，認(rèn)定為反向假冒行為；如果行為人更換的第三人的商標(biāo)比原注冊(cè)商標(biāo)價(jià)值更大知名度更高，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為一般侵權(quán)行為，反之，認(rèn)定為反向假冒行為；如果已經(jīng)第三人同意，將原注冊(cè)商標(biāo)更換為第三人的商標(biāo)，則構(gòu)成反向假冒行為。
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