【全文】
《商標(biāo)法》第32條規(guī)定申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，該在先權(quán)利制度的目的是為了維護(hù)公平交易的市場秩序，故在先權(quán)利包括民事權(quán)利以及其他應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益。然而，如何界定商標(biāo)權(quán)與其他合法權(quán)益之間的合理邊界，如何平衡商標(biāo)權(quán)與其他合法權(quán)益之間的利益沖突，一直是司法實(shí)踐中困擾的難題，為此有必要對在先權(quán)利相關(guān)問題進(jìn)行梳理。
一、相關(guān)法律法規(guī)
《TRIPS協(xié)議》規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)不得損害任何已有的在先權(quán)，也不得影響成員依使用而確認(rèn)權(quán)利的可能。”
《商標(biāo)法》第九條規(guī)定：申請注冊的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。
第三十二條規(guī)定：申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第十八條規(guī)定：商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的在先權(quán)利，包括當(dāng)事人在訴爭商標(biāo)申請日之前享有的民事權(quán)利或者其他應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益。訴爭商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時(shí)在先權(quán)利已不存在的，不影響訴爭商標(biāo)的注冊。
第十九條規(guī)定：當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害其在先著作權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)依照著作權(quán)法等相關(guān)規(guī)定，對所主張的客體是否構(gòu)成作品、當(dāng)事人是否為著作權(quán)人或者其他有權(quán)主張著作權(quán)的利害關(guān)系人以及訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成對著作權(quán)的侵害等進(jìn)行審查。
商標(biāo)標(biāo)志構(gòu)成受著作權(quán)法保護(hù)的作品的，當(dāng)事人提供的涉及商標(biāo)標(biāo)志的設(shè)計(jì)底稿、原件、取得權(quán)利的合同、訴爭商標(biāo)申請日之前的著作權(quán)登記證書等，均可以作為證明著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。
商標(biāo)公告、商標(biāo)注冊證等可以作為確定商標(biāo)申請人為有權(quán)主張商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)的利害關(guān)系人的初步證據(jù)。
第二十條規(guī)定：當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害其姓名權(quán)，如果相關(guān)公眾認(rèn)為該商標(biāo)標(biāo)志指代了該自然人，容易認(rèn)為標(biāo)記有該商標(biāo)的商品系經(jīng)過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯(lián)系的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該商標(biāo)損害了該自然人的姓名權(quán)。
當(dāng)事人以其筆名、藝名、譯名等特定名稱主張姓名權(quán)，該特定名稱具有一定的知名度，與該自然人建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系，相關(guān)公眾以其指代該自然人的，人民法院予以支持。
第二十一條規(guī)定：當(dāng)事人主張的字號具有一定的市場知名度，他人未經(jīng)許可申請注冊與該字號相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆，當(dāng)事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的，人民法院予以支持。
當(dāng)事人以具有一定市場知名度并已與企業(yè)建立穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系的企業(yè)名稱的簡稱為依據(jù)提出主張的，適用前款規(guī)定。
第二十二條規(guī)定：當(dāng)事人主張?jiān)V爭商標(biāo)損害角色形象著作權(quán)的，人民法院按照本規(guī)定第十九條進(jìn)行審查。
對于著作權(quán)保護(hù)期限內(nèi)的作品，如果作品名稱、作品中的角色名稱等具有較高知名度，將其作為商標(biāo)使用在相關(guān)商品上容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為其經(jīng)過權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，當(dāng)事人以此主張構(gòu)成在先權(quán)益的，人民法院予以支持。
第二十三條規(guī)定：在先使用人主張商標(biāo)申請人以不正當(dāng)手段搶先注冊其在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)有一定影響，而商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知該商標(biāo)，即可推定其構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊”。但商標(biāo)申請人舉證證明其沒有利用在先使用商標(biāo)商譽(yù)的惡意的除外。
在先使用人舉證證明其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認(rèn)定為有一定影響。
在先使用人主張商標(biāo)申請人在與其不相類似的商品上申請注冊其在先使用并有一定影響的商標(biāo)，違反商標(biāo)法第三十二條規(guī)定的，人民法院不予支持。
第二十四條規(guī)定：以欺騙手段以外的其他方式擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者謀取不正當(dāng)利益的，人民法院可以認(rèn)定其屬于商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的“其他不正當(dāng)手段”。
二、相關(guān)司法裁判觀點(diǎn)
1、在先著作權(quán)
在“鯊魚”商標(biāo)案中，法院認(rèn)為：本案中，達(dá)馬公司屬于意大利共和國法人，意大利共和國與中華人民共和國均是《伯爾尼公約》成員國，故達(dá)馬公司的著作權(quán)受我國著作權(quán)法保護(hù)。達(dá)馬公司已經(jīng)在我國獲得“鯊魚”圖形的著作權(quán)登記，在無相反證據(jù)的情況下，可以依據(jù)該登記證書推定“鯊魚”圖形的著作權(quán)歸達(dá)馬公司享有。雖然該登記的時(shí)間晚于訴爭商標(biāo)申請日，且該登記證書上載明的作品創(chuàng)作完成時(shí)間系當(dāng)事人自行填寫，未經(jīng)登記機(jī)關(guān)審查，但達(dá)馬公司提交的經(jīng)公證認(rèn)證的意大利共和國商標(biāo)注冊證能夠證明該“鯊魚”圖形在著作權(quán)登記證書載明的日期已經(jīng)在意大利共和國申請注冊商標(biāo)，故上述證據(jù)相互印證足以證明該“鯊魚”圖形的創(chuàng)作完成時(shí)間系著作權(quán)登記證書上載明的1985年4月23日，該時(shí)間早于訴爭商標(biāo)申請日。同時(shí)，由于達(dá)馬公司早在訴爭商標(biāo)申請前的1985年7月27日即在中國大陸申請注冊了引證商標(biāo)，且引證商標(biāo)中包含該“鯊魚”圖形，故可以據(jù)此認(rèn)定伊久亮公司具有接觸該“鯊魚”圖形的可能。同時(shí)，訴爭商標(biāo)的“鯊魚”圖形與達(dá)馬公司主張著作權(quán)的“鯊魚”圖形完全相同。因此，綜合考慮在案證據(jù)應(yīng)認(rèn)定伊久亮公司申請注冊訴爭商標(biāo)侵害了達(dá)馬公司對該“鯊魚”圖形享有的在先著作權(quán)。
2、在先姓名權(quán)
在“喬丹”商標(biāo)案中，法院認(rèn)為：商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的“在先權(quán)利”包括他人在爭議商標(biāo)申請日之前已經(jīng)享有的姓名權(quán)。再審申請人對爭議商標(biāo)標(biāo)志“喬丹”享有在先的姓名權(quán)。喬丹公司明知再審申請人在我國具有長期、廣泛的知名度，仍然使用“喬丹”申請注冊爭議商標(biāo)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為標(biāo)記有爭議商標(biāo)的商品與再審申請人存在代言、許可等特定聯(lián)系，損害了再審申請人的在先姓名權(quán)。喬丹公司對于爭議商標(biāo)的注冊具有明顯的主觀惡意。喬丹公司的經(jīng)營狀況，以及喬丹公司對其企業(yè)名稱、有關(guān)商標(biāo)的宣傳、使用、獲獎、被保護(hù)等情況，均不足以使得爭議商標(biāo)的注冊具有合法性。因此，爭議商標(biāo)的注冊違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，依照商標(biāo)法第四十一條第二款的規(guī)定應(yīng)予撤銷，應(yīng)由商標(biāo)評審委員會就爭議商標(biāo)重新作出裁定。爭議商標(biāo)標(biāo)志‘QIAODAN’系再審申請人英文姓名‘MichaelJeffreyJordan’的部分中文譯名‘喬丹’的拼音。根據(jù)再審申請人提交的我國境內(nèi)有關(guān)報(bào)紙、期刊、網(wǎng)站上刊登的關(guān)于再審申請人的文章，以及相關(guān)書籍、?？?、庭審筆錄、調(diào)查報(bào)告等證據(jù)，雖然可以證明再審申請人及‘喬丹’在我國具有長期、廣泛的知名度，但不足以證明相關(guān)公眾使用‘QIAODAN’指代再審申請人，也不足以證明‘QIAODAN’與再審申請人之間已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系。因此，再審申請人對‘QIAODAN’不享有在先姓名權(quán)。對于其有關(guān)爭議商標(biāo)的注冊損害其對‘QIAODAN’享有的在先姓名權(quán)，違反商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的申請?jiān)賹徖碛?，本院不予支持?/div>
3、在先字號權(quán)
在“七喜”商標(biāo)案中，法院認(rèn)為：判斷爭議商標(biāo)是否侵害了他人的在先商號權(quán)益，通常應(yīng)考慮以下構(gòu)成要件：1、商號的登記日、使用日應(yīng)早于爭議商標(biāo)申請注冊日；2、爭議商標(biāo)與在先商號相同或無實(shí)質(zhì)差異；3、該在先商號在爭議商標(biāo)申請日之前，在與爭議商標(biāo)指定使用的相同或類似商品或服務(wù)上已在中國境內(nèi)使用并具有一定知名度；4、爭議商標(biāo)的注冊與使用容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，致使在先商號權(quán)益人的利益可能受到損害。本案中，爭議商標(biāo)指定使用的照明器械及裝置、燃?xì)鉅t、熱水器等商品與引證商標(biāo)一、二、三、四核定使用的微型計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)鍵盤、計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備等商品在生產(chǎn)部門、功能用途、銷售渠道、消費(fèi)群體等方面均存在較大差異，不屬于相同或類似商品。分眾傳媒公司提交的證據(jù)表明其主營業(yè)務(wù)為微型計(jì)算機(jī)、筆記本電腦，分眾傳媒公司提交的證據(jù)不足以證明在爭議商標(biāo)申請日之前，“七喜”作為商號在與爭議商標(biāo)指定使用的相同或類似商品上已在中國境內(nèi)使用并具有一定知名度。即使“七喜”作為商號在微型計(jì)算機(jī)等商品的經(jīng)營活動中進(jìn)行了使用并具有一定知名度，但鑒于爭議商標(biāo)指定使用的商品與微型計(jì)算機(jī)等商品差距較大，爭議商標(biāo)在照明器械及裝置、燃?xì)鉅t、熱水器等商品上的申請注冊不致誤導(dǎo)公眾，進(jìn)而損害分眾傳媒公司的在先商號權(quán)益。
4、在先角色形象著作權(quán)
在“功夫熊貓”商標(biāo)案中，法院認(rèn)為：本案應(yīng)適用2001年商標(biāo)法進(jìn)行審理。2001年商標(biāo)法第三十一條規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。該條款所指的“在先權(quán)利”包括《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第五條規(guī)定的知名商品特有的名稱權(quán)益等。“功夫熊貓”既是夢工場公司出品的電影《功夫熊貓KUNGFUPANDA》的片名，也是該電影中主要人物的名稱。在有證據(jù)證明該電影在中國大陸地區(qū)具有一定知名度的情況下，“功夫熊貓”可以作為知名電影特有的名稱受到保護(hù)。根據(jù)夢工場公司提交的證據(jù)可以認(rèn)定其是動畫電影《功夫熊貓KUNGFUPANDA》的出品單位，且在被異議商標(biāo)申請日前該影片已經(jīng)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行了廣泛的宣傳，并已公映，“功夫熊貓KUNGFUPANDA”作為夢工場公司知名影片的片名已為相關(guān)公眾所了解，具有較高知名度。而且，該知名度的取得是夢工場公司創(chuàng)造性勞動的結(jié)晶，其所帶來的商業(yè)價(jià)值和商業(yè)機(jī)會也是夢工場公司投入大量勞動和資本所獲得。因此，“功夫熊貓KUNGFUPANDA”已經(jīng)構(gòu)成在先知名電影的特有名稱。原審判決有關(guān)認(rèn)定正確，應(yīng)予維持。對商標(biāo)評審委員會和偉博公司的相關(guān)上訴理由，本院不予支持。夢工場公司在異議復(fù)審階段雖然提出了“商品化權(quán)”的主張，但其已明確所主張的“商品化權(quán)”包括影片片名的在先權(quán)益，商標(biāo)評審委員會并未對《功夫熊貓KUNGFUPANDA》是否構(gòu)成在先知名電影的特有名稱進(jìn)行評審，即以“商品化權(quán)”并非我國法定權(quán)利或者法定權(quán)益類型為由對夢工場公司有關(guān)在先權(quán)利的主張未予支持，存在錯誤，本院對此予以糾正。同時(shí)需要指出，雖然“功夫熊貓KUNGFUPANDA”作為夢工場公司知名電影的特有名稱應(yīng)受到保護(hù)，但其保護(hù)范圍仍需明確。在判斷他人申請注冊的商標(biāo)是否損害該在先知名電影名稱權(quán)益時(shí)，需要綜合考慮如下因素：一是影片知名度高低和影響力強(qiáng)弱。知名電影名稱的保護(hù)范圍，與其知名度及影響力相關(guān)。其保護(hù)范圍與電影的知名度、影響力成正比，知名度越高、影響力越強(qiáng)，保護(hù)范圍越寬，且隨著知名度增高、影響力增強(qiáng)，其保護(hù)范圍亦隨之?dāng)U大，反之亦然。二是混淆誤認(rèn)的可能性。商標(biāo)的主要功能在于標(biāo)識商品或服務(wù)的來源，盡可能消除商業(yè)標(biāo)志混淆誤認(rèn)的可能性。在目前的商業(yè)環(huán)境下，電影作品衍生品已涵蓋了多類商品，但知名電影特有名稱權(quán)益的保護(hù)范圍并不當(dāng)然及于全部商品和服務(wù)類別，仍應(yīng)以限于相同或類似商品或服務(wù)為原則，但訴爭商標(biāo)的申請注冊確實(shí)借用了在先知名電影名稱所形成的市場聲譽(yù)或不當(dāng)損害了其商業(yè)利益，使相關(guān)公眾對訴爭商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)來源與知名電影特有名稱所有人產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，從而擠占了知名電影特有名稱所有人基于該電影名稱而享有的市場優(yōu)勢地位和交易機(jī)會時(shí)，可以根據(jù)知名度及實(shí)際的利益要素影響范圍進(jìn)行保護(hù)。因此，商標(biāo)評審委員會在對本案進(jìn)行重新評審時(shí)，應(yīng)在綜合考慮上述因素的基礎(chǔ)上，對被異議商標(biāo)的申請注冊是否損害夢工場公司在先知名電影特有名稱權(quán)益進(jìn)行判斷。
5、不正當(dāng)手段搶先注冊
在“無印良品”商標(biāo)案中，法院認(rèn)為：本案爭議的焦點(diǎn)為：被異議商標(biāo)的注冊是否違反了商標(biāo)法第三十一條有關(guān)“申請商標(biāo)不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的規(guī)定，被異議商標(biāo)應(yīng)否予以注冊。商標(biāo)法第三十一條規(guī)定，申請商標(biāo)不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。本案中，良品計(jì)畫在行政程序和訴訟程序中提交了一系列證據(jù)以證明“無印良品”商標(biāo)在被異議商標(biāo)申請日2000年4月6日之前在中國大陸境內(nèi)在第24類商品上已經(jīng)使用并有一定影響，但其提供的證據(jù)只能證明2000年4月6日之前良品計(jì)畫的“無印良品”商標(biāo)在日本、中國香港地區(qū)等地宣傳使用的情況以及在這些地區(qū)的知名度情況，并不能證明“無印良品”商標(biāo)在中國大陸境內(nèi)實(shí)際使用在第24類毛巾等商品上并具有一定影響的事實(shí)。故良品計(jì)畫主張被異議商標(biāo)屬于商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的情形的再審理由缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
三、實(shí)務(wù)思考
在先權(quán)利是指在商標(biāo)注冊申請日前已經(jīng)存在的合法的權(quán)利和權(quán)益，包括著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、肖像權(quán)、姓名權(quán)、商號權(quán)、商標(biāo)權(quán)、已經(jīng)使用并產(chǎn)生一定影響的未注冊商標(biāo)權(quán)、域名權(quán)、商譽(yù)權(quán)、知名商品的名稱等等。在先權(quán)利的特征：1、存在于商標(biāo)注冊申請日之前；2、包括權(quán)利和權(quán)益；3、該權(quán)利和權(quán)益均為合法的；4、該權(quán)利和權(quán)益具有市場先行利益或潛在利益。
商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)沖突判定步驟：1、對是否符合作品要件即“獨(dú)創(chuàng)性”進(jìn)行判定；2、對作品權(quán)屬進(jìn)行判定；3、對作品完成時(shí)間進(jìn)行判定；4、對是否近似進(jìn)行判定；5、對是否具有混淆可能性進(jìn)行判定。
商標(biāo)權(quán)與姓名權(quán)沖突判定步驟：1、該姓名具有長期、廣泛的知名度；2、已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系；3、對形成知名度時(shí)間進(jìn)行判定；4、對是否近似進(jìn)行判定；5、對是否具有混淆可能性進(jìn)行判定。
商標(biāo)權(quán)與字號、企業(yè)簡稱沖突判定步驟：1、該字號或企業(yè)簡稱具有一定的知名度；2、已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系；3、對形成知名度時(shí)間進(jìn)行判定；4、對是否近似進(jìn)行判定；5、對是否具有混淆可能性進(jìn)行判定。
商標(biāo)權(quán)與角色形象著作權(quán)沖突判定步驟：1、該電影片名、主要人物名稱具有長期、廣泛的知名度；2、已經(jīng)建立了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系；3、對形成知名度時(shí)間進(jìn)行判定；4、對是否近似進(jìn)行判定；5、對是否具有混淆可能性進(jìn)行判定。
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